Часть третья. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
Оглавление части третьей
2. Проверка формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу
Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы заявки.
Если заявителем была представлена измененная формула после завершения формальной экспертизы, то проверка осуществляется в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 24.7 Регламента ИЗ.
2.1. Проверка соблюдения требования единства изобретения
Проверка соблюдения требования единства изобретения первоначально проводится на стадии формальной экспертизы. В соответствии с пунктом 23.2 Регламента ИЗ при проверке выявляются случаи явного нарушения требования единства изобретения без анализа существа заявленного изобретения.
Повторная проверка соблюдения требования единства изобретения проводится на стадии экспертизы по существу. При этой проверке в соответствии с подпунктами (1), (7) пункта 24.4 Регламента ИЗ выявляются случаи нарушения требования единства изобретения, требующие анализа существа заявленного изобретения. В частности, на данном этапе устанавливается правильность отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, к вариантам.
Требование единства изобретения установлено в пункте 1 статьи 1375 Кодекса и состоит в том, что заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.
Ситуации, когда требование единства изобретения признается соблюденным, указаны в пункте 10.5 Регламента ИЗ.
Если установлено, что требование единства изобретения нарушено, то следует уведомить об этом заявителя в порядке, установленном подпунктом (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ, с предложением сообщить в течение двух месяцев со дня получения уведомления, какое из изобретений должно быть рассмотрено, и при необходимости внести уточнения в документы заявки.
Если заявитель в установленный срок сообщит, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.
Если в установленный срок такое сообщение от заявителя не поступило, то проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.
2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании
В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на его описании. Проверка соблюдения данного требования осуществляется в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ.
2.2.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, целесообразно руководствоваться следующим.
2.2.1.1. В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 и подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.
Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ считаются существенными, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.
Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания «Раскрытие изобретения», так как в соответствии с Регламентом ИЗ именно в этом разделе описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для достижения технического результата, раскрыта задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение. При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе «Уровень техники», касающаяся технической проблемы, на разрешение которой направлено изобретение (описание известных заявителю причин, препятствующих получению технического результата, который обеспечивается заявленным изобретением). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.
Анализ проводится с учетом положения подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, из которого следует, что технический результат – это технический эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся вследствие взаимодействия признаков технического решения (изобретения) при изготовлении либо использовании продукта или способа (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Признаки, которые могут характеризовать продукт или способ, в частности, приведены в подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. Эти признаки в практике экспертизы условно называются техническими признаками 1. К ним также относятся признаки, выраженные общим понятием, отражающим функцию, свойство и т. п. Особенность технических признаков состоит в том, что они могут быть охарактеризованы физическими, химическими, биологическими параметрами, которые можно измерить. При изготовлении либо использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, эти признаки взаимодействуют по законам природы.
Существенными признаками заявленного изобретения могут являться не только признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), но и новые технические признаки. В заявленном объекте вследствие иного чем в прототипе взаимодействия признаков этот объект приобретает новое свойство, создает эффект, порождает явление, проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта (в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение). Поскольку технический результат проявляется в результате изменения и/или взаимодействия признаков, параметры которых можно измерить, как правило, можно измерить и технический результат.
Приведенное выше определение понятия «технический результат» не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости продукта, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные «экономические» результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании изобретения, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленного изобретения по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.
Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому то, что указанный заявителем технический результат не влияет на удовлетворение общественных потребностей, технический прогресс и т. п., не должно подлежать критической оценке со стороны эксперта 2.
В связи с указанным не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата. Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. Регламент ИЗ предписывает заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3).
Под специалистом в патентном праве, как правило, понимают гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (к ним относятся знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), а также имеющее доступ ко всему уровню техники.
Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.
2.2.1.2. После выявления технического результата, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.
После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.
В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, влияющим на достижение технического результата, относящегося к независимому пункту формулы, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю следует предложить внести этот признак в независимый пункт. При этом предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).
Здесь, однако, целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента. Из данного положения следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных Регламентом, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.
Следует также принимать во внимание результаты информационного поиска, проведенного в соответствии с подпунктом (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ. Согласно указанному пункту поиск проводится не только в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, но с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу изобретения, а также с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.
Таким образом, запрос, в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять заявителю после проведения информационного поиска и проверки патентоспособности в отношении формулы предложенной заявителем. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в направляемом запросе внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.
2.2.1.3. При проверке формулы может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или по крайней мере ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.
Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.
Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, так как за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.
Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Регламент ИЗ не содержит. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.
В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).
Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).
2.2.1.4. В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы изобретения включает достаточную для достижения указанного заявителем технического результата совокупность признаков, отнесенных экспертом к существенным, имеются основания для вывода о том, что формула выражает сущность изобретения, т. е. соответствует требованию подпункта (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ.
2.2.1.5. В ходе проверки соответствия формулы изобретения требованию, по которому она должна выражать сущность изобретения, может возникнуть необходимость решения с заявителем вопросов, касающихся соблюдения этого требования, связанных с тем, что изобретение охарактеризовано признаками, перечисленными, в частности, в подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, но в описании технический результат не раскрыт либо технический результат не достигается. В этом случае целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента, из которого следует, что если нарушения требований к формуле изобретения не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.
Проводя проверку патентоспособности заявленного изобретения в случае, когда технический результат не указан, можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики прототипа.
Если указанный заявителем технический результат, по мнению эксперта, не достигается, то при проверке патентоспособности можно исходить из того, что в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. Можно также принимать во внимание положение подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, касающееся проверки изобретательского уровня в тех случаях, когда заявителем технический результат не определен или не достигается.
Уведомляя заявителя о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, эксперт должен привести доказательства невозможности достижения заявленного технического результата, если им получен такой вывод, и указать принимался ли им во внимание какой-либо технический результат при проведении поиска и проверке патентоспособности заявленного изобретения.
2.2.1.6. В подавляющем большинстве случаев анализ сведений, относящихся к техническому результату, понимание его природы и выявление сущности изобретений не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при проверке ясности формулы (пункт 2.3.2 настоящего Руководства) и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (пункт 3.3.1 настоящего Руководства).
Кроме того, могут иметь место ситуации, когда формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит характеристику иного объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, либо только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Такие решения обеспечивают достижение результатов, не являющихся техническими, примеры которых приведены в подпункте 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. В этих случаях целесообразно принимать во внимание положения подпункта 4 пункта 24.4 Регламента ИЗ, а также положения пункта 2.4 настоящего Руководства, посвященного проверке формулы изобретения, в которой приведены признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, а также пунктов 3.3.3, 3.3.4 настоящего Руководства.
2.2.2. При проверке соблюдения заявителем второго, вытекающего из Кодекса требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).
Изобретение признается раскрытым в описании в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.
Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм» или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван «лениксом» (редко употребляемое устаревшее название).
Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.
В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.
Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, соответствующим требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, однако в описании этому понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.
В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.
Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.
В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака «текстильное волокно» для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.
Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.
Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и/или иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.
В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов привести формулу в соответствие с описанием (ограничить свои притязания приведенными в описании заявки примерами).
Например, формула имеет отношение к способу обработки рассады всех видов растений, заключающемуся в охлаждении рассады до низкой температуры контролируемым холодным «шоком». Вместе с тем в описании приведен пример, относящийся только к одному виду растений. Так как известно, что растения отличаются по своим свойствам, есть обоснованные причины полагать, что способ неприменим к рассадам всех видов растений. Если заявитель не сможет представить убедительное доказательство того, что способ применим ко всем видам растений, он должен ограничить свою формулу определенным видом растения, упомянутым в описании. Простого утверждения того, что способ применим к рассадам всех видов растений, недостаточно.
Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.
Например, в формуле содержится признак «средство для обнаружения положения двери». В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотоэлемент или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.
В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю следует сообщить об этом и предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку. Предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).
Необходимо также помнить о положении подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ. Из указанного положения следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.
Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.
2.3. Проверка ясности формулы изобретения
Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Кодексе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Регламенте ИЗ. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, касающееся ясности формулы изобретения.
Требование ясности связано с возможностью понимания специалистом на основании уровня техники содержания формулы, т. е. той совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения. Это общее требование выражается в виде ряда отдельных требований, предъявляемых к характеристике признаков формулы.
Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.
2.3.1. Смысловое содержание признака, охарактеризованного термином, ставшим известным лишь из документов заявки (т. е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации) не может быть признано понятным для специалиста.
Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как «датчик специальной конструкции», «препарат с особым воздействием на организм» (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида: «прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент»).
Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.
Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной («температуру материала поддерживают около 160 oC», «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала»), или признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.
Использование в формуле для характеристики заявленных решений признаков, выраженных параметрами (в том числе количественных признаков), например температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника, допускается при условии, что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании или являются общеизвестным в соответствующей области. Единицы измерения, признанные в международной практике, приведены в приложении к настоящему Руководству.
Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).
Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулу, так как в противном случае признак, выраженный параметром, может быть признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом его смыслового содержания на основании уровня техники.
В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует объект изобретения только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании. Однако это возможно в случае, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.
Например, заявлена пепельница, у которой форма и относительные размеры таковы, что она обеспечивает гашение тлеющего окурка без постороннего вмешательства. При этом выбор формы и относительных размеров является многовариантной задачей. Если в формуле определены в общем виде конструкция и возможные формы пепельницы и указан желаемый результат, а в описании разъяснено, как экспериментально можно определить относительные размеры пепельницы, чтобы получить этот результат, формулу можно считать ясной.
Следует обращать особое внимание на формулы, в родовом понятии которых используется предлог «в», например: «Крышка цилиндров в четырехтактном двигателе», «В телефонном аппарате датчик готовности сети состоит…», «В способе управления аппаратом для дуговой сварки способ регулирования напряжения включает следующие этапы…», «В способе (устройстве)… используется усовершенствование, состоящее из…». Из такой редакции формулы может быть неясно, ограничивается ли объем правовой охраны только составной частью либо усовершенствованием или испрашивается охрана на объект в целом. При выявлении таких случаев целесообразно направить заявителю запрос с предложением уточнить свои притязания.
В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах. Вместе с тем нельзя считать формулу соответствующей требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, если в ней в скобках приведены номера позиций элементов вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления изобретения. Например, если в формуле указано «средство крепления (болт 13, гвоздь 14)» или «клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)», то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.
Отсутствие ясности может также возникнуть, например, при использовании такого выражения, как «(бетон) фасонный кирпич». В некоторых других случаях использование выражения в скобках вместе с общепринятым значением допустимы, например «(мет)акрилат», который известен как сокращение «акрилата и метакрилата». Использование скобок в химических или математических формулах также приемлемо.
Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, «мазь Вишневского», «регулятор Уатта»), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ.
При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака, как «генератор Бессарабова», может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия «генератор Бессарабова».
Использование в формуле торгового наименования продукта вместо указания его состава и характеристик возможно исключительно в тех случаях, когда его использование неизбежно, а торговое наименование общепризнанно и для специалиста ясны состав продукта и его свойства.
В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.
Имя собственное или специальное наименование не указывается в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство – ближайший аналог известно с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируется упомянутое известное имя или специальное наименование (например, шарнир Гука, линза Френеля).
При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.
Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.
В данном случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака. При этом целесообразно помнить о положении подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ, из которого следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствует проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.
В связи с указанным запрос в такой ситуации целесообразно направлять после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения. Однако если имеется необходимость решения других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю в направляемом запросе можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.
В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.
Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.
2.3.2. Использование понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях Российской академии наук (РАН) или в изданиях, рецензируемых РАН, в частности в бюллетене «В защиту науки», опубликованном на сайте РАН, в изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется, например, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Использование указанных понятий следует принимать во внимание и анализировать при проверке ясности формулы и оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (см. пункт 3.3.1.2 настоящего Руководства).
В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует изобретение терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель придает этим терминам иной смысл, отличный от научного. В случае такой подмены данные термины также следует считать не основанными на научно-технических знаниях.
Если при проверке формулы изобретения на соответствие ее требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу изобретения, а в случае необходимости – скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний. При этом если проверка патентоспособности возможна без учета данного признака, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой (подпункт (8) пункта 24.4 Регламента).
В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной (подпункт (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ), если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный понятием, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.
Следует также уведомить заявителя о том, что в случае корректировки формулы, в частности при исключении обсуждаемого признака из формулы, необходимо откорректировать соответствующим образом описание.
Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.
В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.
Если выявлено наличие понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, в описании изобретения, то в запросе заявителю следует предложить исключить такие понятия из описания в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ, сопроводив предупреждением о том, что в случае представления только скорректированной формулы изобретения описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.
Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию подпункта (4) пункта 10.11 Регламента ИЗ о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).
К понятиям, не основанным на научно-технических знаниях, не рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например «магнитный монополь», «гравитационные волны» и др., и соответственно признавать формулы с признаками, охараетризованными такими понятиями, не соответствующими требованию ясности. Однако «теоретический» характер признака и невозможность на современном этапе развития науки и техники получения, обнаружения и измерения указанных объектов следует принимать во внимание при проверке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям и при проверке его промышленной применимости.
2.3.3. Известны случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле изобретения) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к данной заявке. Поскольку право на имя охраняется статьей 150 Кодекса, то использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.
Таким образом, если выявлено, что в названии изобретения и/или в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, имена лиц, не являющихся авторами, заявителями), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.
Если заявитель не исключает указанные имена из формулы изобретения, имеются основания для признания заявки отозванной.
Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами согласно подпункту (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ.
2.4. Проверка формулы изобретения в целях выявления признаков, характерных для объектов (решений), не являющихся изобретениями
2.4.1. Согласно подпункту (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ проверка формулы изобретения включает выявление признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило, обусловливает получение нетехнического результата. Цель этой проверки состоит в том, чтобы отграничить включенные в формулу изобретения признаки, характеризующие решение, не являющееся изобретениям, от признаков, характеризующих изобретение.
Необходимость проведения такой проверки обусловлена тем, что если наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением. Эти признаки не принимаются во внимание при проверке новизны (абзац второй подпункта (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ) и изобретательского уровня (абзац третий подпункта (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).
Проверка соблюдения данного требования взаимосвязана с проверкой, предусмотренной подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента (пункт 2.2.1 настоящего Руководства), согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения.
В подавляющем большинстве случаев формулы изобретений не содержат характеристики решения, не признаваемого изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Как правило, в результате анализа формулы изобретения эксперт приходит к выводу о том, что в формуле изобретения заявленное решение охарактеризовано только «техническими» признаками, т. е. признаками, традиционно используемыми для характеристики изобретений (подпункты 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), а в описании в соответствии с требованиями подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ раскрыт технический результат – эффект, явление, свойство 3, обеспечиваемый этими признаками.
В ряде случаев в результате анализа формулы изобретения и ее проверки по основаниям, установленным подпунктами (2) и (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ, эксперт выявляет совокупность существенных признаков, влияющих на возможность достижения технического результата, и достаточно часто некоторые несущественные «технические» признаки, т. е. признаки, не влияющие на возможность достижения заявленного технического результата.
В тех же случаях, когда признаки, не влияющие на возможность достижения технического результата, характеризуют какое-либо или какие-либо из решений, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, может быть сделан вывод о том, что формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением. Такое решение может обеспечивать достижение нетехнического результата. Примеры нетехнических результатов приведены в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. Такой результат, как правило, нельзя измерить.
В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. Примером такой ситуации может быть предложение, относящееся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора.
Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Например, таким результатом является более точное определение границ месторождения полезного ископаемого благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки. При этом следует обратить внимание на соблюдение обоих приведенных выше условий и на наличие слова «только» в их формулировке. Если, например, для более точного определения границ месторождения потребовалось бы изменить также сам процесс геологической съемки, то ситуацию нельзя было бы отнести к указанной выше.
Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности. В качестве примера можно назвать способ проведения игры с помощью компьютера, в котором результат указанного вида достигается только благодаря особенностям сюжета игры.
Получаемый результат также не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Такая ситуация может иметь место, например, если предложено при проведении легкоатлетических соревнований демонстрировать на световом табло наглядные пиктограммы для информирования зрителей об очередном виде легкой атлетики.
Если экспертом в формуле изобретения наряду с признаками технического решения выявлены признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, можно предложить заявителю рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения этих признаков в формуле изобретения, аргументируя предложение тем, что эти признаки сужают объем правовой охраны. Следует, однако, иметь в виду, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса.
2.4.2. Содержащийся в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, не является исчерпывающим. При проверке формулы изобретения, предписываемой подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ, не следует забывать о приведенном в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ общем смысле понятия «технический результат». Это технический эффект, явление, свойство и т. п., объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Следует также помнить о подходах к его выявлению, рекомендованных в пункте 2.2.1.1 настоящего Руководства.
Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т. п.; результат, соответствующий назначению «приворотного средства» или «способа признания умершим пропавшего без вести человека путем предъявления реципиенту предметов, которыми этот человек пользовался в прошлом».
Не может быть признан техническим результат, сведения о достижении которого, приведенные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. пункт 2.3.2 настоящего Руководства). Вопросы, касающиеся экспертизы заявок на изобретение, в описании которых указаны подобного рода результаты, подробно рассмотрены в пункте 3.3.1.2 настоящего Руководства.
2.4.3. Специфическим видом признаков, как правило, не характеризующих изобретение 4, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения, или на устройстве, используемом в изобретении, относящемся к способу. Например, заявлено устройство, охарактеризованное признаками, выражающими наличие надписи в виде текста, воспроизведенного на устройстве в целом или его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного) либо указание на характер текста или изображения [«текст познавательного (юмористического или др.) содержания», «изображение животного»].
При выявлении в формуле изобретения таких признаков помимо предложения заявителю скорректировать формулу следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие обозначения и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это может привести к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара. При этом, поскольку наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило, не препятствует проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного рассматриваемой формулой (подпункт (8) пункта 24.4 Регламента).
2.4.4. Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки «изобразительного» характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом общего смысла понятия «технический результат».
Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.
В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. Не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.
В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.
2.4.5. Могут иметь место ситуации, когда формула изобретения содержит только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Такие решения обусловливают получение результатов, не являющихся техническими. Примеры таких результатов приведены в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. В таком случае целесообразно принимать во внимание положения пункта 3.3.3 настоящего Руководства.
2.5. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения
В том случае, когда признак в формуле изобретения выражен в виде альтернативных понятий, проверяется соблюдение заявителем требования подпункта (7) пункта 10.8 и подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ.
Как следует из указанных положений Регламента ИЗ, использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.
Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что требование подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ нарушено.
Например, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции: «Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением».
Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.
При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. Целесообразно также обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые «работают» содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам в соответствии с пунктом 10.5 Регламента ИЗ. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.
В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, исключив из формулы одну из «альтернатив» или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.
На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех и более альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным анализом ситуации.
Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле «альтернативы» обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.
Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.
В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3. Регламента ИЗ к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения. Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения («Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве»).
Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики. Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: «Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок».
Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функций снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность устройства связана с его переналадкой, т. е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).
Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения «многофункциональных изобретений» допустимо, если при этом так же, как и в других случаях, использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных Регламентом ИЗ.
2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению
При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относиться ли она к одному изобретению, как это предписано подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ.
2.6.1. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем содержатся характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения. Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например, так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на два разных вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.
Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.
Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации указанной совокупностью общего назначения. Например: «Набор, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий».
Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.
Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для указанных средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.
Рассмотренная ситуация может оказаться поправимой, если в описании будет содержаться указание, например на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим механическим удалением льда скребком. При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например следующим образом: «Набор (предметов) для удаления льда с поверхности».
Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в «дефектной» формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.
2.6.2. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.
В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, в частности независимого пункта. Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:
«1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна».
Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в пункте 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с пунктом 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна. Следовательно, содержание пункта 2 формулы «требует» исключить признак («непосредственно»), указанный в пункте 1.
В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению. Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.
Пути корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак («непосредственно»), «препятствующий» реализации изобретения по зависимому пункту, если «оставшаяся» совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.
Не следует относить к нарушению обсуждаемого требования ситуацию, при которой в независимом пункте содержится признак, выраженный через альтернативные понятия, а в подчиненном ему зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив. Например:
«1. Способ обработки полимерной пленки, включающий нанесение антистатического покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением антистатического покрытия пленку подвергают нагреву или продольному вытягиванию.
2. Способ обработки пленки по п. 1, отличающийся тем, что пленку подвергают нагреву при температуре 205–250 оС».
Проверяя многозвенную формулу, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных в пунктах 2.2 и 2.3.
2.7. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи
В соответствии с требованием подпункта (8) пункта 10.8 Регламента ИЗ в формулу изобретения не должны включаться чертежи. Указанное требование не следует понимать только как недопустимость включения в формулу изобретения собственно чертежей. Такого рода нарушения практически не имеют место. Необходимость обращения в настоящих Рекомендациях к этому требованию вызвана следующим обстоятельством.
Как известно, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как «Т-образный», «L-образный» и т. п., что допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются «нечитаемые» символы (например, 
), что на практике имеет место, то в этом случае требование указанного выше положения Регламента ИЗ считается нарушенным.
Заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу при соблюдении условий подпункта (5) пункта 10.8 Регламента ИЗ. Например: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».
1 - Термин «технический признак» не рекомендуется использовать в документах экспертизы, так как он не используется в Кодексе и Регламенте ИЗ
2 - Последнее не означает, что характеристика технического результата, указанного заявителем, не принимается во внимание при рассмотрении изобретения с точки зрения его принадлежности к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. пункт 3.2 настоящего Руководства)
3 - Пояснения, касающиеся природы и принципов выявления «технических признаков» и технического результата, приведены в пункте 2.2.1.1 настоящего Руководства
4 - Признаки, о которых идет речь в пункте 2.4.3 настоящего Руководства, условно могут быть названы нетехническими признаками
