Часть третья. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Оглавление части третьей

3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта

3.1. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта проводится до проверки его новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. В ходе проверки принципиальной патентоспособности устанавливается соответствие заявленного в качестве изобретения объекта требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и абзацем первым пункта 1, пунктами 5, 6 статьи 1350 Кодекса. Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав (требования пункта 4 статьи 1349 Кодекса), или не является техническим решением, т. е. изобретением (требования абзаца первого пункта 1 статьи 1350, пункта 5 статьи 1350 Кодекса), или относится к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве изобретений (требования пункта 6 статьи 1350 Кодекса), проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не проводится.

Проверка принципиальной патентоспособности проводится в отношении объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, с учетом описания, при этом учитывается одновременно весь комплекс требований, предусмотренных проверкой принципиальной патентоспособности (все указанные выше положения Кодекса).

3.2. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 10.4.3.1 Регламента ИЗ), необходимо убедиться в том, что заявленный объект не является:

1) способом клонирования человека;

2) способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Указанные объекты не могут получить правовую охрану, так как пунктом 4 статьи 1349 Кодекса установлено, что они не могут являться объектами патентных прав.

При проведении проверки принципиальной патентоспособности следует иметь в виду, что под способом клонирования человека следует понимать любой процесс, включающий в себя методы разделения эмбриона, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией. При этом, хотя способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами) не могут быть объектами патентных прав, патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами.

Под способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека следует понимать способы, направленные на получение организма, состоящего из наследственно различных зародышевых или тотипотентных клеток и тканей людей и животных.

Из всего перечня объектов, предусмотренных пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, наиболее сложными для получения окончательного вывода являются объекты, вызывающие сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие «решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали» не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как «общественные интересы», «гуманность», «мораль», «принципы гуманности и морали», являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении данных понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к областям философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве изобретения объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта и окончательный вывод делать на основе такого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, относящиеся к способам изменения генетической индивидуальности животных, вызывающим их страдания без существенной медицинской пользы для человека или животного, а также к животным, полученным в результате применения указанных способов.

Существенная медицинская польза, упомянутая выше, включает в себя пользу, получаемую в ходе исследования, профилактики, диагностики или терапии.

К противоречащим принципам гуманности и морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями казни и т. п.

При проведении проверки следует также помнить положение статьи 4quater Парижской конвенции, устанавливающей, что «в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта, в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, за исключением случаев, когда сам запрет введен из-за противоречия продукта общественным интересам, принципам гуманности или принципам морали. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке целесообразно исходить из того, что требование, в соответствии с которым изобретение не должно противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

В том случае, если установлено, что заявленный объект не может являться объектом патентных прав, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1387 Кодекса.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ с точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы изобретения. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно также может быть основанием для принятия решения об отказе при «благополучном» в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт, и он не скорректирован заявителем должным образом или не исключен из формулы.

3.3. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта необходимо убедиться в том, что этот объект является изобретением (абзац первый пункта 1  и  пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

3.3.1. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного изобретения  по  основанию, установленному  абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, осуществляется одновременно с проверкой соблюдения требований, предъявляемых  к формуле изобретения, проводимой в соответствии с подпунктами (2), (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ, пунктами 2.2.1, 2.3.2 настоящего Руководства.

Положением абзаца первого пункта 1 статьи 1350 Кодекса установлено, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

3.3.1.1. При проведении проверки принципиальной патентоспособности заявленного изобретения следует принимать во внимание следующие положения.

Изобретение как техническое решение характеризуется признаками продукта или способа, перечисленными, в частности, в подпунктах (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ). Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

В подавляющем большинстве случаев проверка того, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением, не вызывает затруднений. В частности, если формула изобретения выражает сущность изобретения, т. е. включает совокупность существенных признаков, достаточную для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, имеются основания для вывода о том, что заявлено изобретение. Особенности проверки соответствия формулы изобретения этому требованию изложены в пункте 2.2.1 настоящего Руководства.

Однако если формула изобретения не может быть признана выражающей сущность изобретения потому, что она не включает существенный, по мнению эксперта, признак или в описании не раскрыт технический результат или указанный технический результат, по мнению эксперта, не достигается, не следует спешить с выводом о том, что заявленный объект не является изобретением. Обычно эти недостатки формулы и описания устраняются заявителем в связи с запросом эксперта. Но запрос в данном случае целесообразно направлять не до, а после проведения информационного поиска по заявке, проверки промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня решения, охарактеризованного формулой, предложенной заявителем, поскольку, как показано в пунктах 2.2.1.2 и 2.2.1.5 настоящего Руководства, указанные недостатки формулы и/или описания не препятствуют проведению этого этапа экспертизы по существу.

3.3.1.2. В результате анализа документов заявки эксперт может прийти к выводу о том, что обоснования возможности достижения технического результата, представленные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Такие решения могут быть охарактеризованы как признаками, традиционно используемыми для характеристики изобретений (подпункты (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, например: «преобразователь неисчерпаемой энергии физического вакуума», «космологический векторный потенциал».

В том случае, когда решение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием терминов и сокращений,  которые могут быть отнесены к ненаучным, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в пункте 2.3.2 настоящего Руководства. Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую такие термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов с помощью «технических» признаков, традиционно используемых для характеристики изобретений (подпункты (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), однако формулировка технического результата и/или обоснования возможности его достижения, по мнению эксперта, противоречит известным законам природы и научным знаниям. В документах таких заявок иногда провозглашаются результаты, намного превосходящие достигнутые современной наукой и техникой. Создается впечатление некоторого «скачка», «прорыва». Например, в заявке может быть указано, что изобретение основано на «открытии мирового значения», опровергающем теорию относительности и иные представления современной науки.

В рассматриваемых ситуациях рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем обоснования возможности достижения технического результата. Следует проверить, не противоречат ли представленные теоретические обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и принципам построения эксперимента. Если к документам заявки приложен акт испытаний, целесообразно уделить внимание тому, что подтверждает данный акт. В практике экспертизы имели место случаи, когда данные акта свидетельствовали не о проявлении указанных заявителем в описании свойств, явлений, эффектов, а о том, что исследуемое средство безопасно, в частности, не может нанести вред здоровью человека, или средство, указанное в акте, не было идентично заявленному.

В случае если акт испытаний не подтверждает возможность проявления технического результата, эксперту не следует  принимать его во внимание в качестве доказательства.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что эксперт вправе подвергать сомнению убедительность представленных заявителем обоснований только при наличии у эксперта встречных обоснований. В частности, это могут быть теоретические обоснования того, что утверждения, содержащиеся в заявке, противоречат законам природы или научным знаниям, или обоснования того, что представленные заявителем экспериментальные данные могут быть объяснены с позиции современных научных знаний влиянием конкретных факторов, не учтенных заявителем при проведении эксперимента.

При наличии у эксперта соответствующих доводов заявителю может быть направлен запрос, содержащий эти доводы.

В случае если заявителем не будут представлены корректные подтверждения возможности достижения технического результата, может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением.

Если эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата и в выявлении иного объективно проявляющегося результата, в том числе с учетом корректировки формулы, заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения без предварительного запроса. Уведомление должно содержать обоснования невозможности получения указанного заявителем технического результата и вывод о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением.

Однако если эксперт не может доказать невозможность объективного проявления результата, указанный заявителем результат принимается во внимание для целей дальнейшей проверки патентоспособности заявленного решения.

Может также сложиться ситуация, когда эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата, но при этом экспертом  выявлен иной объективно проявляющийся технический результат. В таком случае целесообразно проведение поиска и экспертизы по существу в отношении формулы изобретения, предложенной заявителем, с учетом технического результата, выявленного экспертом. О результатах такой экспертизы по существу заявителя следует уведомить с приведением доказательств невозможности достижения заявленного результата. При этом следует помнить, что если в результате экспертизы по существу эксперт приходит к выводу о том, что с учетом иного, выявленного экспертом объективно проявляющегося технического результата по заявке возможно принятие решения о выдаче патента, из описания должна быть исключена информация о возможности достижения технического результата, противоречащая законам природы и представлениям науки о таковых. Порядок исключения такой информации приведен в подпункте (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ.

3.3.2. Проверка заявленного в качестве изобретения объекта по основанию, установленному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проводится одновременно с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводимой на основании подпункта (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ и пункта 2.4 настоящего Руководства.

Положением пункта 5 статьи 1350 Кодекса установлен перечень объектов, не являющихся изобретениями. К ним относятся:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Таким образом, эксперт должен убедиться, что заявленный в качестве изобретения объект не является одним из объектов,  перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Сложность проведения проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что ни Кодексом, ни Регламентом ИЗ не определены такие понятия перечня, как «открытия», «научные теории и математические методы», «правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», «решения, заключающиеся только в представлении информации». В связи с этим при проведении такой проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Целесообразно также принимать во внимание приведенные в пункте 3.3.3 настоящего Руководства сведения о характерных особенностях указанных объектов, почерпнутые из таких источников.

Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах,  внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа. Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решениям, заключающимся только в представлении информации. Так, характеристика правила и/или метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации, и правил игр – упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации или устройств, используемых для реализации игры по правилам, а характеристика математических методов – упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Поэтому при применении пункта 5 статьи 1350 Кодекса необходимо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений (см. подпункт (1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, пункт 2.4.1 настоящего Руководства). В связи с этим при проверке  принципиальной патентоспособности охарактеризованных в формуле изобретения решений, предположительно подпадающих под пункт 5 статьи 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому данным решением результату.

Важное положение содержит последний абзац пункта 5 статьи 1350 Кодекса. Согласно этому положению  вывод о том, что заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям на основании данного пункта, возможен только в том  случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается  объектов, указанных в данном пункте  как таковых.

Заявка на выдачу патента на изобретение касается объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, как таковых в следующих случаях:

– если родовое понятие прямо указывает на то, что заявленный объект является одним из объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса;
– если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса;
– если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для этих объектов (подпункт (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ).

В первом случае речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, возможно исправление указанной ситуации. Для этого можно предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса. Пример, касающийся такой ситуации, рассмотрен в рубрике «Программы для ЭВМ» настоящего пункта.

Рекомендации по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении второго случая и соответствующие примеры  приведены в пункте 3.3.3 настоящего Руководства. Такие случаи также не часто встречаются в практике экспертизы. Применение указанных рекомендаций целесообразно в том случае, если эксперт безусловно убежден в том, что формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Рекомендации по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении третьего случая приведены в пункте 3.3.4 настоящего Руководства. Такие ситуации чаще, чем в первых двух случаях,  встречаются в практике экспертизы.

3.3.3. В настоящем пункте показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и приведены примеры формул, в целом содержащих только характеристики таких  объектов. Как отмечено в пункте 3.3.2, в практике экспертизы такие формулы встречаются относительно редко.

Если анализ описания позволяет сделать вывод о том, что можно составить  формулу изобретения, соответствующую предъявляемым к ней требованиям и не изменяющую заявку по существу, целесообразно направить заявителю  запрос с предложением представить такую формулу изобретения. Если запрашиваемая формула будет представлена,  проверка того, относится ли заявленный объект к изобретениям, осуществляется в порядке, установленном подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ с учетом пунктов 2.4 и 3.3.4 настоящего Руководства.

Если эксперт в результате анализа описания приходит к выводу о  невозможности на основе описания составить формулу изобретения, соответствующую предъявляемым к ней требованиям, заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения без предварительного запроса. Уведомление  должно содержать мотивированный  вывод о том, что  заявленный объект не может быть признан изобретением.

Далее показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Открытия. В соответствии с содержащимся в отечественных нормативно-правовых актах определением понятия «открытие» им признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания (п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584.). Официальное признание открытий осуществлялось до 1990 года. Процедура предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу диплома установленного образца на открытие. Таким образом, приведенное определение понятия «открытие» может быть применено только к официально признанным до 1990 г. открытиям.

Очевидно, что вероятность подачи заявки на изобретение, объектом которой будет являться официально признанное, дипломированное открытие, крайне мала. Вместе с тем, если предположить, что такая заявка будет подана, решение об отказе в выдаче патента должно быть мотивировано тем, что заявленный объект относится к открытиям, а, следовательно, не является изобретением (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Помимо установленного нормативно-правовым актом определения понятия «открытие» в научной среде применяется более широкое его толкование. В обобщенном виде под открытием обычно подразумевается обнаружение (установление) того, что объективно существует, но ранее не было известно. Понятие «открытие» тесно связано с областью познания и может выражать, с одной стороны, процесс научного познания, а с другой – его результат ¹.

Случаи, когда заявленная формула изобретения содержит описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки продукта или способа, встречаются в практике экспертизы. Поскольку пункт 5 статьи 1350 Кодекса не содержит указания на то, что не являются изобретениями только официально признанные открытия, к объектам заявок с такой формулой может быть применено толкование понятия «открытие», используемое в научной среде. При этом также имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением. В качестве примера формулы, в которой представлена только характеристика открытия, можно привести следующую формулу: «Свойство вируса папилломы человека провоцировать развитие рака шейки матки».

Как правило, в описании к заявкам с подобной формулой указывается на возможность получения некоторого результата, связанного с открытием.  Для приведенного выше примера результат был сформулирован  как возможность диагностики и лечения онкологического заболевания, обусловленного данным вирусом. Однако только  указание технического результата  в таких случаях не может свидетельствовать о том, что заявлено изобретение, поскольку технический результат сам по себе не является изобретением. Для признания того, что заявлено изобретение, необходима совокупность признаков продукта  или способа,  обусловливающих достижение технического результата.

Научные теории. В научной и справочной литературе можно найти не одно раскрытие понятия «научная теория». Родовыми признаками термина «теория» являются такие понятия, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.

Под научной теорией, например, понимается наиболее развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

Таким образом, если открытие – это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория – это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

В качестве примера формулы, характеризующей не техническое решение, а научную теорию – попытку объяснить определенную предметную область можно привести следующую формулу: «Преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) за счет образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда».

Математические методы. К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

В качестве примера заявленного в качестве изобретения объекта, характеристика которого отражает математический метод, можно привести записанный в виде последовательности действий алгоритм Евклида (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел): «Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения a и b, соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка».

Особенностью указанного способа является то, что совокупность признаков, включенных в характеристику объекта, внешне может быть  похожа на характеристику изобретения, однако представляет собой совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата – получение информации. Количественные данные, над которыми производят вычислительно-логические операции, представляют собой числа, не требующие в рамках указанного способа специальных измерений, т. е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, выполнение которых и могло бы обеспечить получение технического результата. Указанное решение не может быть признано изобретением в смысле положения пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Нередко особенностью объектов, представляющих собой математические методы,  является использование ЭВМ при их осуществлении. Это часто находит отражение в характеристике математического метода, заявленного в качестве изобретения. В формуле может быть указано на использование для вычислений ЭВМ либо может присутствовать признак, указывающий на использование вычислительной техники. Так, в примере с алгоритмом Евклида вместо признака «задают два числа a и b» может быть указан признак «в память компьютера вводят два числа a и b». При проверке принципиальной патентоспособности такого объекта необходимо принимать во внимание, что использование в данном случае ЭВМ не является подтверждением того, что заявлен способ, представляющий собой техническое решение.

Как уже указывалось (см. пункт 3.3.2 настоящего Руководства), характеристика математических методов может содержать упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Это могут быть, например, банальные счеты, карандаш и бумага, ЭВМ и др. В таких случаях ЭВМ представляет собой инструментарий, необходимый для выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый  выполнением указанных вычислений результат, который заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма. Такой результат не считается имеющим технический характер (пункт 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей. Такие решения относятся к художественно-конструкторским решениям, определяющим внешний вид изделий – промышленных образцов (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Отличительной особенностью промышленного образца является то, что его сущность может быть охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия признаками внешнего вида изделия. Так, например, конструктивные признаки баллончика для пасты шариковой авторучки, невидимого в процессе эксплуатации авторучки, не могут являться признаками промышленного образца, относящегося к авторучке. Равно не может быть признаком промышленного образца, относящегося к авторучке, и химический состав пасты. Поэтому при предположении, что заявленный в качестве изобретения объект относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что признаки формулы заявленного объекта являются исключительно признаками внешнего вида изделия, т. е. признаками, видимыми в процесс его эксплуатации.

Следует также принимать во внимание то, что сущность промышленного образца может быть охарактеризована как признаками, направленными на удовлетворение эстетических потребностей, так и признаками, направленными на удовлетворение эргономических потребностей, т. е. потребностей, связанных с удобством пользования изделием (абзац третий пункта 1 статьи 1352  Кодекса). В связи с указанным необходимо обратить внимание на то, что пункт 5 статьи 1350 Кодекса не предусматривает исключения из охраны решений, охарактеризованных только признаками внешнего вида, но направленных на удовлетворение эргономических потребностей. Поэтому в случае, если в качестве изобретения заявлено решение, охарактеризованное исключительно признаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что данные признаки влияют  на возможность получения только нетехнического, а именно эстетического результата, связанного только с удовлетворением эстетических потребностей, и не влияют на возможность получения результата, связанного с улучшением эргономических характеристик изделия. Необходимо также убедиться в том, что наряду с эстетическим результатом не достигается и какой-либо иной технический результат. Так, например, существо заявленного в качестве изобретения объекта состояло в замене традиционной формы шахматных фигур на упрощенную, предназначенную для удобства пользования при игре слабовидящими игроками, определяющими форму фигур тактильно. В этом случае отказ в предоставлении правовой охраны по основанию, установленному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не может быть признан обоснованным, поскольку указанные признаки обеспечивают достижение технического результата.

В качестве примера формул, характеризующих не техническое решение, а решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на получения только нетехнического результата, связанного с удовлетворением эстетических потребностей, можно привести следующую формулу: «Иридо-хрусталиковая диафрагма, гаптическая часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету различные сетчато-радиальные рисунки радужной оболочки глаз человека, что позволяет подобрать диафрагму, соответствующую парному глазу человека».

В связи с тем, что внешний вид заявляемой диафрагмы направлен на достижение только наилучшего эстетического (косметического) эффекта и представляет собой, по сути, промышленный образец, данное решение следует квалифицировать как решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, и поэтому не являющееся изобретением.

Другим примером является «Футболка хлопчатобумажная трикотажная темно-синего цвета с короткими рукавами, с круглой формой ворота на трикотажной резинке, снабженная нарукавным информационным носителем и надписью со стороны спинки, характеризующей профессиональную принадлежность».

При рассмотрении подобных решений следует учитывать тот факт, что заявленное решение наряду с признаками, касающимися только внешнего вида изделия и направленными на удовлетворение эстетических потребностей, может содержать признаки, обеспечивающие достижение технического результата.

В первом примере это может быть толщина, радиус кривизны диафрагмы, дающий дополнительный к эстетическому результату технический результат в виде лечебного или профилактического эффекта. Во втором случае футболка как изделие-устройство может характеризоваться конструктивным выполнением и/или использованием неизвестного ранее материала, обладающего определенными свойствами, обеспечивающими достижение технического результата, например свойством, обеспечивающим улучшение гигиенических свойств.

В случае если установлено, что заявленное решение касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении такой ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если экспертом выявлен объективно проявляющийся технический результат и если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к изобретениям, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 24.5 Регламента ИЗ, предусматривающим проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт 3.3.4 настоящего Руководства).

Правила и методы игр. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Игра определяется  как одна из главных форм эстетической деятельности, т. е. неутилитарной, совершаемой ради нее самой и доставляющей, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость.

К правилам отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам – совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр – объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками по договоренности в рамках правил игры.

Обычно для характеристики объектов, представляющих собой правила и/или методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий игрока (игроков).

Особенностью правил и методов игр является то, что обычно при их реализации  производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Соответственно формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. Такая формула, содержащая характеристику объекта, не являющегося изобретением, внешне может быть похожа на формулу, содержащую характеристику технического решения. При этом характерными для правил и методов игр признаками являются следующие:

– название и функциональное назначение («роль») игровых элементов;

– расстановка игровых элементов; 

– траектория перемещения (ход) игровых элементов;

– зависимость игровой ситуации от игровых элементов;

– материальные средства, применяемые при реализации игры: игровое поле, игровые элементы (форма, цвет, разметка и метки, условные обозначения);

– количество ячеек игрового поля и количество игровых элементов.

Вместе с тем  в отдельных случаях применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями их конструктивного выполнения.

Поэтому основным и по существу единственным критерием, позволяющим утверждать, что заявленный объект («правила игры», «метод игры») нельзя отнести к техническим решениям, является характер получаемого результата. Правила и методы игр нацелены на непродуктивную условную (игровую) деятельность, осуществляемую с соблюдением определенного порядка, установленного участниками или создателями игры, и обеспечивают достижение лишь нетехнических результатов – удовлетворение эстетических потребностей, повышение занимательности, зрелищности и т. п.

В качестве примера формулы, характеризующей правила игры, можно привести следующую формулу: «Способ игры в шахматы, включающий перемещение по шахматной доске шахматных фигур – короля, ферзя, ладьи, коня, слона, пешки  согласно классическим правилам перемещения фигур, отличающийся тем, что фигуры имеют возможность дополнительного перемещения, при этом фигуры – король, ферзь или пешка могут перемещаться одновременно с  перемещением ладьи, коня, слона соответственно по дополнительным правилам».

В качестве примера формулы, характеризующей метод игры, можно привести следующую формулу: «Способ подачи мяча в игре волейбол, включающий подачу мяча игроком от задней линии площадки, отличающийся тем, что подающий игрок встает боком к сетке на расстоянии 0,3–0,5 м и более от задней линии своей площадки и из статического положения рукой, чуть согнутой в локте, через голову-плечи ударяет по мячу кистью-ладонью  с максимальной силой с акцентом вверх».

Данные объекты могут быть отнесены к правилам или к методам игр, поскольку они характеризуются совокупностью действий, которые необходимо осуществлять игрокам, и условиями осуществления этих действий. Получаемый результат в первом случае заявителем сформулирован не был, поскольку способ был заявлен как не имеющий аналогов, а во втором случае был сформулирован как повышение зрелищности игры.

В случае, когда имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением, следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением.

Вместе с тем заявитель при описании таких объектов в некоторых случаях указывает результат, который может быть отнесен к техническим. Этот результат, как указано выше, может быть обусловлен применяемыми при реализации игры материальными средствами, особенностями их конструктивного выполнения. Объективно проявляющийся технический результат может быть выявлен и экспертом. В таких случаях  целесообразно руководствоваться рекомендациями, приведенными в подпункте (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ и пункте 3.3.4 настоящего Руководства, предусматривающими проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа.

Правила и методы хозяйственной деятельности. В словарной литературе термин «хозяйственная деятельность» раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются и производятся новые, перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление человека удовлетворять свои потребности в материальных благах. Хозяйственная деятельность представляет, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, и обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

К правилам, как отмечено выше, отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам – совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. К методам осуществления хозяйственной деятельности  можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. При этом понятие «хозяйственная деятельность» не ограничивается только сферами организации и управления какой-либо деятельностью. Вместе с тем правила и методы хозяйственной деятельности часто основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т. п.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы хозяйственной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, основанные на известных закономерностях, расчетах, прогнозных оценках и т. д., и направленные на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ.

При осуществлении хозяйственной деятельности помимо управленческих, организационных действий, обусловленных экономической эффективностью, целесообразностью (технико-экономические расчеты, прогнозные оценки, учет и т. д.), производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Особенностью правил и методов хозяйственной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание оборудования, используемого в производственных процессах, средств оргтехники и т. п. Характеристики правил и методов хозяйственной деятельности в формулах изобретений часто внешне похожи на характеристики технических решений. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы хозяйственной деятельности», является характер получаемого результата. Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к нетехническому результату, который достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками, то такой объект можно рассматривать как правило и/или метод хозяйственной деятельности. Нетехнический результат может выражаться, например, в экономном использовании времени и/или пространства.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы хозяйственной деятельности, можно привести следующую формулу: «Способ организации зон торгового зала, заключающийся в том, что создают в торговом зале, по меньшей мере, одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для размещения товаров, распределенные по площади указанной зоны и расположенные с образованием проходов для покупателей, отличающийся тем, что на периферии торгового зала формируют, по меньшей мере, один прямой сквозной проход, на противоположных концевых участках каждого из сквозных проходов образуют зону входа и зону выхода, при этом, по меньшей мере, на одной из сторон каждого сквозного прохода вдоль него устанавливают ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующих зону быстрой покупки».

В описании объекта указано, что такая организация  зон торгового зала является более рациональной, чем в прототипе, так как приводит  к увеличению объема товарооборота и  сокращению трудозатрат при доставке и размещении товаров в торговом зале.

Анализ признаков заявленного объекта позволяет сделать вывод о том, что их совокупность характеризует  организацию рационального размещения средств торговли товарами в торговом зале, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достигаемый результат заключается в создании более эффективной организации торговли и, как следствие, в увеличении объема продаж и повышении рентабельности. Указанный результат достигается за счет договоренности организаторов размещения товара и носит нетехнический характер.

В качестве следующего примера можно привести формулу, относящуюся к объекту: «Система мониторинга здоровья населения сельской местности и малых городов, содержащая мобильно-диагностические комплексы, оснащенные телекоммуникационной сетью, включающая комплексное диагностическое обследование, отличающаяся тем, что мобильно-диагностические комплексы выполнены с возможностью передачи данных после первичного диагностического обследования  и после проведенного лечения в региональные медицинские центры, а данных биометрического обследования – в центры специальных государственных структур».

В качестве достигаемого результата в описании указано «повышение эффективности медицинского обслуживания населения». Характеристика заявленного объекта отражает более  рациональную, чем в прототипе, организацию проведения лечебно-диагностических мероприятий среди населения, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достигаемый результат заключается в повышении эффективности мониторинга здоровья населения и его лечения за счет  комплексного подхода к диагностическому процессу. Результат достигается только за счет организации совместной работы врачей и специализированных лечебных учреждений в соответствии с договоренностью участников процесса совместной деятельности. Такой результат не является следствием эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при осуществлении заявленной системы мониторинга, и носит нетехнический характер.

В указанных случаях также имеются основания для вывода о том, что заявленный  объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобной ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая возможность имеется.

Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам хозяйственной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого подпункта 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт 3.3.4 настоящего Руководства).

Правила и методы интеллектуальной деятельности. В словарной литературе термин «интеллектуальная деятельность» определяется как умственная деятельность (от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок, ум). С учетом приведенных выше определений понятий «правила» и «методы» к правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности – объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемого при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда – писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объектов «правила и методы интеллектуальной деятельности» является характер получаемого результата. При осуществлении правил и методов интеллектуальной деятельности могут быть использованы средства и предметы, сопутствующие  интеллектуальному труду, без изменения самих средств и предметов этого труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику выполнения умственных операций с использованием традиционного инструментария, причем это использование приводит к результату, не являющемуся техническим, и выражается в решении какой-либо интеллектуальной задачи, такой объект, как правило, можно рассматривать как правила и/или метод интеллектуальной деятельности.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы интеллектуальной деятельности можно привести следующую формулу: «Способ оценки качества оказанной стоматологической помощи, основанный на анализе качества оформления медицинской документации лечебного учреждения, при котором оценивают в баллах ряд критериев по правильности и полноте заполнения амбулаторной карты без конкретных действий по исследованию последствий и результатов самого лечения».

В данном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобной ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая возможность имеется.

Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам интеллектуальной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого подпункта (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт 3.3.4 настоящего Руководства).

Программа для ЭВМ. Понятие «программа для ЭВМ» приведено в статье 1261 Кодекса. Согласно этому определению программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

 Статья 1261 Кодекса устанавливает также, что программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. В данном случае имеются в виду языки программирования. Программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются как произведения литературы (последний абзац пункта 1 статьи 1259 Кодекса).

Из сказанного следует, что Кодексом предусмотрена правовая охрана программы для ЭВМ авторским правом как литературного произведения, в котором программа для ЭВМ выражена на любом языке программирования и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. Если в поданной заявке на выдачу патента на изобретение сведения о программе для ЭВМ будут выражены соответствующим образом, признание ее изобретением будет противоречить положению пункта 5 статьи 1350 Кодекса. В таком случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением, и отказа в выдаче патента.

Не может быть признано изобретением, в частности,  решение, в котором родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к программам для ЭВМ.

Например, заявлен «Компьютерный программный продукт»:

«Компьютерный программный продукт, содержащий программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

В качестве технического результата, достигаемого заявленным решением, заявитель указал сокращение времени поиска информации.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», программный продукт – набор машинных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных. В соответствии с ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое произведение, представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке программирования или в виде исполняемого кода.

Таким образом, родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к программам для ЭВМ. Следовательно, заявленный программный продукт согласно родовому понятию может быть отнесен  к объектам, которые не являются изобретением в соответствии с пунктом 5  статьей 1350 Кодекса.

Однако поскольку сущность заявленного изобретения не соответствует указанному выводу, в этой ситуации можно предложить заявителю изменить родовое понятие на основе описания таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. В случае внесения таких изменений в формулу может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В частности, в рассматриваемом примере при наличии в описании сведений о машиночитаемом носителе, на котором записан указанный выше программный продукт, родовое понятие может быть изложено в следующем виде:

«Машиночитаемый носитель, на котором записан программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

Вместе с тем заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и дальнейшей проверки его патентоспособности.

Например, алгоритм лечения вредоносной программы в компьютере представляет собой принципиально патентоспособный способ, который может получить правовую охрану как объект патентного права: «Способ лечения вредоносной программы в компьютере, имеющем множество копий той же самой активированной вредоносной программы, причем множество копий контролирует существование каждой из них, при этом способ содержит этапы, на которых идентифицируют наличие вредоносной программы в компьютере, затем блокируют любые действия, которые разрешают одной активной копии вредоносной программы активировать другую копию вредоносной программы, после чего удаляют с постоянного запоминающего устройства код вредоносной программы и ссылки на него и перезагружают компьютер».

Однако из изложенного не следует, что решение, которое представляет собой алгоритм компьютерной программы, в любом случае должно быть признано изобретением.

Так, совокупность признаков, представленная в виде алгоритма компьютерной программы, может характеризовать математический метод, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности или решение, заключающееся только в представлении информации. В этом случае признаки формулы являются характерными для указанных решений, исключенных из правовой охраны, а представление этих признаков в виде алгоритма программы для ЭВМ является указанием на использование при реализации способов вычислительных средств, которые в данном случае представляют собой инструментарий, наличие которого не обеспечивает достижение технического результата. Получаемый же результат имеет нетехнический характер, который, например, для математического метода заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма.

Решения, заключающиеся только в представлении информации. К информации относятся сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Представление информации – это воспроизведение (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе.

Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, являются, в частности, следующие:

– наличие информации;

– вид представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.);

– смысловое содержание информации;

– форма представления информации, например в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

Условные обозначения, расписания, правила являются средством представления информации и служат удовлетворению общественных потребностей не сами по себе, а опосредованно, в результате интерпретации информации в соответствии с предшествующей договоренностью о ее смысле, что особенно заметно на примере условных обозначений.

Проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе, – это специфические формы представления информации о соответствующих объектах, которые непатентоспособны как таковые. Однако изобретениями могут быть технические решения, относящиеся к зданиям, гидротехническим сооружениям и т. п., если особенности конструкции таких объектов, в частности электрические, пневматические и другие схемы их устройства, обеспечивают достижение технического результата. Если в названиях таких устройств присутствует слово «схема» (например, «схема шумоподавления») и/или такая схема изображена на чертеже, являющемся одним из документов заявки на выдачу патента на изобретение, которое обеспечивает достижение технического результата, технический характер и принципиальная патентоспособность такого объекта не могут подвергаться сомнению. Поэтому во всех случаях представления в документах заявки схем нельзя действовать формально, без выяснения того, что имеется в виду – схема конструкции технического средства, иллюстрирующего заявленное техническое решение, обеспечивающее достижение заявленного технического результата, или решение, относящееся только к представлению информации.

В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

– наличие материального носителя для размещения представляемой информации;

– конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации;

– место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.);

– правила размещения информации.

Перечисленные четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер.

В качестве примеров решений, заключающихся только в представлении информации, можно привести следующие:

«Способ информирования населения о вреде табакокурения, состоящий в том, что в интерьерах учреждений размещают тематические модули, при этом каждый тематический модуль содержит познавательный и практический материал, посвященный одному из аспектов профилактики табакокурения в повседневной жизни»;

«Расписание, содержащее таблицу, имеющую строки и столбцы с номерами поездов или автобусов и временем их отправления и прибытия в пункт назначения, отличающееся тем, что таблица состоит из 10 столбцов, ширина первого и последнего из которых больше, чем ширина остальных столбцов, и не менее чем 40 строк, при этом  номера поездов или автобусов внесены в первый и десятый столбцы, время их отправления – в третий и девятый столбцы, время прибытия – в четвертый и восьмой столбцы, в столбцы с пятого по седьмой внесена дополнительная информация о маршрутах, поездах или автобусах, носящая, например, рекламный характер».

При наличии в характеристике решения признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением (имеет ли результат технический характер).

В таких случаях также имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобных ситуаций следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, заключается ли предложенное решение только в представлении информации, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого подпункта 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт 3.3.4 настоящего Руководства).

3.3.4. В настоящем пункте показаны некоторые характерные особенности объектов, которые не могут быть признаны изобретениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса в случаях, когда все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для какого-либо объекта (объектов), указанного в этом пункте.

В случаях, когда отличительные от прототипа признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Такой подход при проверке по основанию, установленному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, упомянут в пункте 3.3.2 настоящего Руководства и предусмотрен подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ.

Применение рассматриваемого подхода, как правило, не вызывает затруднений, поскольку такая  проверка проводится одновременно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводимой в соответствии с подпунктом (4) пункта 24.4  Регламента ИЗ, в ходе которой целесообразно принимать во внимание рекомендации, содержащиеся в пункте 2.4 настоящего Руководства.

Общая рекомендация состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, чтобы не отнести к указанной категории признаки, «внешне похожие» на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата.

Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата. Это можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, выполненного из керамической массы, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити, с образованием стежков.

Достигаемый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т. е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. При таком результате отличительные признаки «в отверстия керамического изделия пропущено минеральное волокно в виде нити с образованием стежков» следует отнести к признакам, характеризующим решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась задача повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, предложенный способ мог бы быть признанным техническим решением.

Ситуация, когда отличительные от прототипа признаки «внешне похожи» на признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, но таковыми не являются, нередко связана с математическими зависимостями.

При проверке принципиальной патентоспособности заявленных в качестве изобретений объектов, охарактеризованных формулами, в которых единственным отличительным признаком является математическая зависимость, было бы ошибочным без дополнительного анализа делать вывод о том, что такой единственный отличительный признак характерен для математического метода, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Следует помнить, что признаком, характеризующим устройство, может быть взаимосвязь параметров элементов устройства (подпункт (2)  пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), а признаком способа – характеристика приспособлений, элементов, оборудования (в том числе включающая взаимосвязь параметров) или условия осуществления действий (подпункт (8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), которые могут быть выражены в виде математической зависимости.

Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле изобретения математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося изобретением, или эта зависимость является существенным признаком заявленного изобретения, рекомендуется проанализировать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, когда в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, даже если в формуле изобретения нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В случае если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки и что этот метод является математическим методом и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

В качестве примера указанной характеристики объекта можно привести  формулу изобретения на «Способ подбора лыж, включающий выбор лыж в зависимости от величины прогиба лыж с учетом веса лыжника, отличающийся тем, что величину прогиба вычисляют по формуле h = 0,6P – 20, где h – величина искомого исходного прогиба в миллиметрах, Р – масса лыжника в килограммах». Несмотря на то что отличительный признак «величину прогиба вычисляют по формуле h = 0,6P – 20, где h – величина прогиба в миллиметрах, Р – масса лыжника в килограммах» внешне выглядит как признак, характерный для математического метода, для окончательного вывода рекомендуется обратиться к описанию.

В описании указано, что из уровня техники известен способ подбора лыж, выбранный в качестве прототипа, в котором выбор лыж осуществляют следующим образом: лыжи укладывают на ровную площадку (пол) скользящими поверхностями вниз на расстоянии 20 см друг от друга. Лыжник встает на лыжи, а ассистент, помогающий выбрать лыжи, определяет величину остаточного прогиба. Если она составляет не менее 4–5 см, значит, жесткость лыж достаточна. Таким образом, в известном способе о пригодности лыж судят по остаточному прогибу лыж под воздействием массы лыжника. При создании изобретения заявителем решалась задача упрощения выбора лыж.

В заявленном решении о пригодности лыж судят по другим параметрам – исходному прогибу (прогибу ненагруженных лыж) и массе лыжника. Таким образом, при решении задачи, заключающейся в упрощении выбора лыж, была найдена взаимосвязь не использовавшихся ранее в аналогичных способахизмерения параметров, в связи с чем следует признать, что математическая зависимость является не самостоятельным объектом, а существенным признаком, характеризующим изобретение, предполагающим осуществление операции измерения массы лыжника.

Однако если бы из уровня техники был известен способ подбора лыж по исходному прогибу и массе лыжника, в котором такое суждение выносилось бы, например, на основании таблиц или графика, то заявленный способ отличался бы от известного лишь математическим методом обработки данных, и поэтому следовал бы вывод о том, что заявленный способ не соответствует условию «техническое решение».  

В качестве характеристики объекта, относящегося к методам хозяйственной деятельности, можно привести пример формулы на «Способ рекламирования товаров и услуг, в котором систему визуально-звукового представления информации размещают в аптеке и воспроизводят информацию о товарах медицинского назначения и услугах медицинского характера во время работы аптеки».

Прототипом является способ рекламирования товаров и услуг, согласно которому воспроизводят информацию о товарах и услугах с помощью системы визуально-звукового представления информации. Отличительными от прототипа признаками в данном случае являются следующие:

– систему визуально-звукового представления информации размещают в аптеке;

– информацию о товарах медицинского назначения и услугах медицинского характера воспроизводят во время работы аптеки.

Указанные признаки касаются более рационального размещения оборудования и уточнения вида рекламируемой информации. Эти признаки нацелены на  более рациональное использование средства рекламы в целях увеличения объемов продаж товаров и услуг медицинского назначения. Результат достигается за счет более рациональной организации рекламы без изменения используемых для ее осуществления средств, не направлен на решение технической проблемы и носит нетехнический характер.

Такого рода признаки и результат являются характерными для методов хозяйственной деятельности.

В качестве характеристики  другого объекта, относящегося к представлению информации, можно отнести, предложение, касающееся размещения рекламной информации на поручнях эскалатора метро и сформулированное как «Поручень эскалатора метрополитена, отличающийся тем, что на нем размещена рекламная информация». Этот объект не может быть отнесен к изобретениям не только потому, что отличительный признак имеет «нетехнический характер», но и  потому, что при таком отличительном признаке предложение в целом  создает нетехнический результат (заключающийся только в получении указанной информации пассажирами).

Если наряду с признаками, характерными для объектов, которые не являются изобретениями, совокупность отличительных от прототипа признаков включает один или несколько признаков, характерных для технических решений, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена проверка его соответствия условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

При проведении информационного поиска может быть выявлен аналог, более близкий чем указанный заявителем. В этом случае проверка соответствия заявленного в качестве изобретения объекта требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проводится повторно.

3.3.5. В некоторых случаях возникают затруднения, связанные с отнесением заявленного объекта конкретно к правилам и методам игр или к интеллектуальной или хозяйственной деятельности, поскольку признаки заявленного объекта носят черты нескольких не являющихся изобретениями объектов. Например, предложен способ обучения, заключающийся в использовании обучающимся комплектов демонстрационных средств, состоящих из иллюстративного материала в виде карточек с изображениями, отличающийся тем, что на изображениях представлены строительные операции, а обучающийся присваивает карточкам порядковые номера и расставляет их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе, затем называет каждую строительную операцию, после чего дает название каждому элементу, изображенному на иллюстрации. Заявленный объект представляет собой деловую игру, направленную на обучение методам хозяйственной деятельности.

В такой ситуации допускается отнесение заявленного объекта как такового к двум и более объектам, исключенным из правовой охраны в качестве изобретений в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса, с приведением соответствующих обоснований. Например, предыдущий пример представляет собой объект, охарактеризованный признаками двух объектов, не являющихся изобретениями: правилами и методами как интеллектуальной, так и хозяйственной деятельности.

3.4. Если в результате проведенной проверки установлено, что заявленный объект является техническим решением и может быть признан изобретением, следует убедиться в том, что заявленное техническое решение не относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (пункт 6 статьи 1350 Кодекса). К таковым относятся:

1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологии интегральных микросхем.

Под сортом растения понимают совокупность растений, созданных в результате селекции, которые обладают определенными передающимися по наследству морфологическими, биологическими и другими признаками и свойствами, которые отличают эту совокупность  растений от других растений того же вида.

Под породой животного понимают созданную человеком многочисленную группу животных, которая обладает общим происхождением, физиологическими и морфологическими особенностями, сходным фенотипом, который обусловлен наличием идентичных алеллей, их определенной частотой, степенью гомо- или гетерозиготности.

Биологические способы получения сортов растений и пород животных также не могут получить охрану в качестве изобретения. Под биологическим способом понимают процесс получения сорта растения и породы животного в том случае, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание и селекция.

Например, способ межпородного скрещивания или выборочного размножения, который состоит только из отбора и сведения с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим.

В то же время способ ухода за растениями и животными, в результате которого достигается, например, повышение урожайности растений или повышения удойности животных, может получить патентную охрану в качестве изобретения, поскольку биологические процессы протекают под воздействием технических средств.

Такой же подход применяется, если на растение или животное воздействуют техническими (химическими, радиационными и др.) средствами. Так, например, способу стимулирования роста растения может быть предоставлена охрана в качестве изобретения в том случае, если стимулирование роста вызвано обработкой почвы техническими средствами.

Техническому решению, в формуле изобретения которого не заявлены определенный сорт растения или порода животного, может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения даже в том случае, если оно может охватить определенный вид растения или животного. Такая формула изобретения не может рассматриваться как формула изобретения на конкретный сорт растения или породу животного.

Следует обратить внимание на то, что независимо от способа получения (технического или биологического) сорта растений или породы животных исключаются из охраны в качестве изобретений. Например, сорт растения или порода животного, даже если они получены путем использования рекомбинантной генной технологии, не смогут получить охрану в качестве изобретения, поскольку сорта растений и породы животных исключены из охраны в качестве изобретения.

Что касается микробиологических продуктов, полученных микробиологическим способом, то при рассмотрении данных изобретений необходимо учитывать следующее.

Микробиологический способ означает любой процесс, который выполняется с использованием микробиологического материала или в результате которого получают микробиологический материал. Следовательно, термин «микробиологический способ» должен интерпретироваться как охватывающий не только процессы с использованием микробиологического материала, но и процессы, в результате которых получают этот материал, например методом генной инженерии. То есть процесс должен состоять как из микробиологических, так и из не микробиологических этапов.

Продукт микробиологического способа также может быть патентоспособным. Размножение самого микроорганизма должно быть рассмотрено как микробиологический процесс, следовательно, микроорганизм сам по себе также может получить охрану в качестве изобретения, так как он является продуктом, полученным в результате осуществления микробиологического способа.

Термин «микроорганизм» охватывает дрожжи, бактерии, высшие грибы, актиномицеты, бактериофаги, одноклеточные водоросли, вирусы, простейшие и т. д. К микроорганизмам приравниваются линии клеток растений, животных, в том числе перевиваемые соматические клеточные линии позвоночных.

Необходимо также обратить внимание на то, что сорт растения или порода животного, даже если они получены посредством микробиологического способа, не может получить охрану в качестве изобретения.

В случае микробиологических процессов особое внимание должно уделяться требованию осуществимости, которое связано с условием патентоспособности «промышленная применимость». Осуществимость таких технических решений гарантируется депонированием биологического материала  (подпункт (3) пункта 10.3 Регламента ИЗ), что обеспечивает возможность взятия образцов.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, установленный пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, является исчерпывающим (закрытым). Таким образом, вывод о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, может быть подтвержден только обоснованием того, что заявленное техническое решение относится к одному из объектов, указанных в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

Заявленное решение относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса, в том случае, когда все признаки заявленного решения, которыми оно охарактеризовано в формуле заявителя, включая родовое понятие, или только родовое понятие, являются признаками этих объектов.

В последнем случае речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие,то возможно исправление указанной ситуации. Например, если заявлена  формула изобретения «Топология интегральной микросхемы, содержащая герметичный полимерный корпус и расположенные в нем кристалл, выводы и соединения кристалла с выводами, отличающаяся тем, что полимерный корпус выполнен как минимум двухслойным, кристалл и выводы расположены в первом и во втором слоях, а соединения кристалла с выводами расположены во втором слое», можно предложить заявителю изменить родовое понятия на «микросхему», что позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

В отношении перечисленных в данном пункте объектов Кодекс не содержит утверждения, что они не считаются изобретениями. Действительно, эти решения, в частности топологии интегральных микросхем, могут иметь не вызывающий сомнений технический характер и соответствовать понятию «изобретение». Тем не менее таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права потому, что они охраняются в рамках другого специального законодательства.

3.5. Если в результате проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта будет установлено, что в том виде, как объект выражен в формуле, предложенной заявителем, его можно признать техническим решением, т. е. изобретением, в отношении такого объекта проводятся информационный поиск и дальнейшая проверка его патентоспособности.

Но если после проведенного информационного поиска совокупность отличительных признаков будет уточнена, следует заново провести полную проверку принципиальной патентоспособности в отношении уточненной формулы изобретения и продолжить экспертизу заявленного объекта как технического решения только в случае положительного результата этой повторной проверки.

В отношении принципиально непатентоспособного объекта принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением предусмотренных Кодексом и Регламентом ИЗ административных процедур взаимодействия с заявителем.

¹ - Сергеев А. П.  Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб.  и доп. М.: Прогресс, 1999. С. 657–673